Последствия расторжения лицензионного договора

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Последствия расторжения лицензионного договора». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Согласно нормам российского законодательства, досрочное расторжение лицензии по инициативе правообладателя в досудебном порядке возможно только в одном случае: если лицензиат нарушает свои обязательства по выплате вознаграждения за пользование интеллектуальной собственностью. Данная норма закреплена в п.4 ст. 1237 ГК РФ. Лицензиар вправе также потребовать возмещение убытков от лицензиата, которые связаны с прекращением обязательств.

Последствия прекращения действия лицензионного соглашения

Согласно общему правилу для лицензионных договоров стороны не вправе требовать от своих оппонентов обязательств, которые выходят за рамки условий контракта.

Например: если в период действия соглашения участники сделки исправно выполняли свои обязательства, не возникает необходимости возвращать использованное право.

Иногда последствия расторжения лицензионного договора состоят в прекращении действия электронного ключа для определенного программного обеспечения. Пользователь в этом случае автоматически теряет возможность продолжать работу в заданном направлении. Так, если эксплуатация ПО проводилась по предоплате, то лицензиат имеет полное право применять его в своей деятельности до того срока, за который было выплачено вознаграждение. Вернуть продукт ранее или уничтожить его возможно только в случае, если стороны договорятся об обратном.

В ситуации, когда основанием расторжения лицензионного договора является существенное нарушение условий контракта одной из сторон, оппонент может обратиться за взысканием убытков. Одним из последствий прекращения лицензии может стать упущенная выгода по причине невозможности использовать копию продукта по новому договору. К числу последствий досрочного расторжения для каждой из сторон может являться невозможность продолжения деятельности, которая основывалась именно на лицензионном продукте.

Юридические основания

По российскому законодательству досрочное расторжение лицензионного соглашения возможно в нескольких случаях:

• В двустороннем порядке: по взаимному согласию обеих сторон (п. 1 ст. 450 ГК РФ).
• В одностороннем порядке:
  • при существенных нарушениях условий соглашения одной из сторон (п.2 ст. 450 ГК РФ), при этом производится возмещение убытков пострадавшей стороне;
  • при невыплате вознаграждения лицензиару (ст. 1237 ГК РФ);
  • при отказе от выполнения требований лицензии (п.3 ст.450, п.4 ст.1237);
  • при существенном изменении внешних обстоятельств, не зависящих от воли сторон соглашения и повлиявших на выполнение договорных обязательств (ст. 451);
  • по решению суда.

Во многих случаях переход исключительных прав происходит при реорганизации предприятия. Однако это не является основанием для расторжения лицензионного соглашения, которое было заключено с прежним правообладателем. Данное условие оговорено в п.7 ст. 1235 ГК РФ.

Какие документы необходимо предоставить при расторжении лицензионного договора?

Пакет документов должен включать:

• заявление, не содержащее исправлений, приписок, зачеркнутых слов, заполненное по регламенту «Роспатента», прошитое и пронумерованное;
• решение суда в случае одностороннего расторжения по соответствующим основаниям (подлинник или нотариально заверенная копия);
• если одна из сторон не является резидентом России – документы, предусмотренные законодательством другой страны;
• платежный документ, подтверждающий оплату пошлины (прикладывать необязательно);
• перевод документов на русский язык (для иностранных заявителей);
• согласие на обработку персональных данных;
• доверенность для представителя заявителя;
• соглашение о расторжении договора (если заявление подписано только одной стороной; предоставляется подлинник или заверенная копия), а также нотариально заверенная выписка из него.

При отсутствии необходимых данных или наличии ошибок в документах «Роспатент» выносит отрицательное решение по регистрации изменений.

Форма лицензионного договора

Пункт 2 статьи 1235 Гражданского Кодекса РФ устанавливает, что лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.

Согласно статье 1286 Гражданского Кодекса РФ есть исключения из этого правила. Например:

§ лицензионный договор может быть заключен в устной форме, если предметом соглашения является право на использование произведения в периодическом печатном издании;

§ путем присоединения к нему на условиях, которые изложены на экземпляре программы — лицензионный договор, предметом которого является программа для ЭВМ или база данных (коробочная лицензия).

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 ГК РФ.

Обязательно требуется регистрация лицензионного договора на товарный знак, средства идентификации (индивидуализации), изобретения, иные патентуемые объекты.

Что касается договоров о передаче прав автора, то их регистрировать не нужно.

При обязательности процедуры ее отсутствие повлечет недействительность всей сделки. Производится регистрация лицензионного договора в Роспатенте. Для ее осуществления нужно подать соответствующее заявление. Обратиться за регистрацией может одна или обе стороны сделки, а также их представители. Сама процедура обычно занимает несколько месяцев.

досрочное расторжение лицензионного договора: последствия

Во избежание негативных последствий, связанных с расторжением договора, наша компания советует уделять особое внимание условиям договора. Как видно из изложенного выше, закон предусматривает лишь некоторые основания для расторжения договора, кроме того, в большинстве случаев, такое расторжение возможно лишь в судебном порядке. Если ни одна из сторон не допускает нарушений, которые гражданским законодательством предусмотрены как основание для расторжения договора, и в договоре не предусмотрены иные условия, позволяющие расторгнуть договор досрочно, добиться этого в судебном порядке практически невозможно. В связи с этим от того, какие условия досрочного прекращения правоотношений сторонами предусмотрены в самом договоре, во многом зависит то, насколько легко будет расторгнуть лицензионный договор при возникновении такой необходимости. Кроме того, внимание к деталям договора снижает риск возникновения конфликтов между контрагентами.

Наша компания имеет большой опыт сопровождение сделок, связанны с объектами интеллектуальной собственности. Мы успешно представляем интересы клиентов в судах, составляет договоры и консультируем клиентов на протяжении долгих лет. Мы поможем решить вопрос о досрочном расторжении договора, а также достигнуть и обратного результата.

Как снизить правовые риски

Проблемы беспрепятственного расторжения лицензионного договора во многом вытекают из неточных формулировок в самом соглашении. При заключении лицензии необходимо учитывать следующие моменты:

1. Одностороннее расторжение договора и условия, при которых это становится возможным. Лицензиар может потребовать дополнительную плату за односторонний отказ со стороны лицензиата.
2. Способ использования торговой марки, который предоставляется лицензиаром: маркировка продукции, реклама и другие. Если в договоре не указаны конкретные способы, то это не значит, что лицензиат по умолчанию наделяется всеми правами. Полное же отсутствие таких сведений влечет юридическую недействительность соглашения.
3. Территория использования. Если ограничения по регионам страны отсутствуют, то право пользования знак обслуживания предоставляется на всей территории России.
4. Сфера деятельности, или классы продукции по МКТУ, в отношении которых лицензиар разрешает использование своего товарного знака.
5. Условия ценообразования. Если лицензиар устанавливает ограничительные условия, например, на цену перепродажи, то это может привести к невыгодному положению на рынке по сравнению с конкурентами.
6. Возможность заключения аналогичных лицензионных договоров с другими лицами (исключительная или неисключительная лицензия). Неисключительная лицензия выгодна для правообладателя, так как она позволяет получать прибыль и от других лицензиатов. Для правоприобретателя наличие конкурентов не выгодно. Например, если продукция под такой же маркой будет реализовываться прямо напротив вашей торговой точки. При неисключительной лицензии необходимо четко оговорить, что в вашем городе правообладатель не продаст лицензию другим предпринимателям. Это дополнительное условие позволит лицензиату максимизировать прибыль в условиях монополии на местном рынке.

Основания для расторжения лицензионного договора

Порядок заключения и расторжения лицензионных договоров регулируется положениями Гражданского кодекса РФ «Общие положения об обязательствах» и «Общие положения о договоре».

В рамках этих нормативно-правовых актов предусмотрено несколько путей для расторжения лицензионного контракта.

Основания для расторжения:

1. По соглашению сторон. Подобный путь приемлем, если одна из сторон желает прекратить сотрудничество, а второй участник договора не возражает. В этом случае стороны составляют дополнительное соглашение, пункты которого регулируют порядок расторжения лицензионного договора.
2. Нарушение условий сделки, если пункты договора предусматривают расторжение в одностороннем порядке. В этом случае контракт может быть разорван без обращения в суд.
3. Нарушение условия сделки в ситуации, когда преждевременное одностороннее расторжение договора не предусмотрено. В этом случае договор может быть расторгнут только через суд. Если обе стороны – юридические лица, нужно обращаться в арбитражный суд; если лицензиар – физическое лицо, дело передается в ведомство общей юрисдикции.

Обращение с иском в суд было продиктовано существенным нарушением договора со стороны Общества. Если договор расторгается ввиду серьезного нарушения одной из сторон сделки, то другая вправе заявить о возмещении убытков, возникших в связи с прекращением договорных отношений (ч. 5 ст. 453 ГК РФ).

По подсчетам Истца ему были причинены убытки в сумме 400 тыс. руб. Данная сумма складывалась из величины лицензионного сбора, который ИП заплатил Обществу за пользование секретом производства.

Особенностью передаваемого секрета являлась необходимость в постоянной помощи Общества при его использовании. Указанное было вписано в договор. После того, как Ответчик прекратил оказывать содействие в использовании секрета, ИП не мог в дальнейшем вести свою деятельность по направлению защиты от незаконной деятельности кредитных организаций и коллекторов. С начала 2018 года он прекратил работу в данной сфере.

Выплата сбора за пользование лицензией осуществлялась на банковскую карту ИП Архипова А.О. Такой порядок стороны согласовали в договоре и дополнениях к нему.

После того, как Ответчик сообщил о расторжении сделки и перестал сопровождать программный комплекс, ИП не смог исполнить несколько договоров, которые он заключил с клиентами. Если бы Ответчик не расторг договор, то указанные суммы стали бы доходом ИП на общую сумму 94 тыс. руб. Так как с указанной суммы по договору требовалось отчислять 25% в виде роялти-платежей, то итоговая сумма упущенной выгоды составила 71 тыс. руб.

Таким образом, Ответчик должен выплатить Истцу сумму в размере 471 тыс. руб.

Общество ранее в претензиях указывало, что у Истца возник долг по роялти-платежам, что явилось причиной для прекращения договора. На это истец сообщил следующее.

По договору предприниматель был обязан ежемесячно выплачивать 25% от вырученной прибыли при работе с секретом производства по лицензии. В судебном процессе выяснилось, что на самом деле ИП осуществлял роялти-платежи другим способом, который не был оговорен сторонами в тексте договора. Сделки, заключаемые с клиентами ИП, предполагали возможность внесения денежных средств в рассрочку на несколько месяцев. А Общество требовало вносить лицензионную плату не от полученного дохода, а от суммы заключенной сделки, то есть с суммы, которая будет получена ИП в будущем.

Также Общество определило минимальный размер таких платежей в фиксированной сумме 6 тыс. руб., то есть платеж не зависел от цены сделки. В результате такой оплаты у ИП возникла переплата по роялти-платежам, но Ответчик не учел этого при расторжении сделки.

Учитывая все указанное, Истец просил суд расторгнуть договор с Обществом и взыскать с него убытки. ИП полагал, что Ответчик не мог заявить односторонний отказ от исполнения договора.

Апелляция не нашла оснований для отмены решения нижестоящего суда

Апелляционная коллегия согласилась с выводами суда 1-ой инстанции:

• обязательства между сторонами были прекращены в декабре 2017 г., Истец выбрал ненадлежащий способ защиты своего права;
• Общество выполнило свои обязательства, в силу чего Истец не мог требовать возврата паушального платежа;
• расчеты роялти-платежей осуществлялись в соответствии с имеющейся договоренностью между контрагентами, следовательно, Истец действовал недобросовестно, выставляя требование о признании его недостоверным;
• ссылка Истца на невозможность ведения коммерческой деятельности ввиду прекращения Ответчиком договора не была принята, так как указанное не могло быть положено в основу отмены решения или признания иска.

Услуга	Стоимость услуг (руб.)	Пошлины и тарифы Роспатента для заявителя РФ (руб.)
Расторжение лицензионного договора	от 10 000 руб.	от 840 руб. (патенты) 2 310 руб. (ТЗ)

При подаче исковых заявлений в суд, потребуются доказательства фактов нарушения договора с указанием обстоятельств того, что они были существенными.

В соответствии с п. 1 ст. 1235 Гражданского кодекса РФ (далее ­– ГК РФ) по лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.

Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет.

Лицензионный договор заключается в письменной форме, несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.

Расторжения лицензионного договора: порядок и последствия

Соглашение о расторжении лицензионного договора

Порядок прекращения действия лицензии через суд

Последствия прекращения действия лицензионного соглашения

Процедура аннулирования отцовства в судебном порядке

По общим правилам, установленным российским законодательством, запрещается односторонний отказ от исполнения договорных обязательств. Вместе с тем, такая процедура может иметь место в исключительных случаях. В своих действиях активная сторона может руководствоваться статьей 310 ГК. При этом если подразумевается расторжение лицензионного договора, должны быть соблюденны ряд требований согласно статье 29.:

• Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон, но по общему соглашению;
• Разорвать контракт в одностороннем порядке можно в случае, если зафиксировано нарушение существенных условий договора;
• Одним из оснований прекращения двусторонних отношений является отказ от исполнения контракта одной из сторон;
• Одностороннее расторжение лицензионного договора становится возможным в случае существенного изменения каких-либо обстоятельств.

Основания и ситуации когда требуется расторжение договора по лицензии

Договорные соглашения по лицензиям перестают действовать в случаях, когда заканчивается срок действия договора или регистрации объекта договора. В период действия договора могут возникать ситуации, требующие досрочного расторжения заключенных соглашений.

Общие положения процедуры досрочного расторжения лицензионных соглашений определяются нормами, изложенными в гл.29 ГК РФ «Изменение и расторжение договора». Добиться прекращения действия лицензионных договоров можно на основании положений, прописанных в самом договоре, или по решению суда.

Общими основаниями для расторжения договоров являются следующие причины:

• соглашение сторон (п.1 ст.450 ГК РФ)
• существенные нарушения пунктов договора (п.2 ст.450 ГК РФ)
• отказ от исполнения обязательств по договору (п.3 ст.450, п.4 ст.1237 ГК РФ)
• возникновение существенных изменений обстоятельств сделки (ст.451 ГК РФ)

Классифицирование оснований для расторжения лицензионных договоренностей необходимо для выбора порядка проведения процедуры расторжения и правильного оформления всех документов.

То есть, если вы желаете использовать определенное изображение или слоган, вы должны закрепить это право за собой юридически, то есть получить права авторской собственности. Такой порядок необходим для того, чтобы не было путаницы, и ни один другой производитель не мог воспользоваться вашим знаком. Зарегистрировав свой торговый знак, владелец тем самым защищает себя и свои авторские права от возможных нарушений их другим лицом. Еще раз напоминаем, что никто не имеет права на применение товарного знака, принадлежащий другому предпринимателю без его согласия на это. Товарные знаки продают, но данная сделка обладает своими специфическими особенностями. Отчуждают лишь возможность его использования на возмездной основе. Такой лицензионный договор на товарный знак тоже проходит регистрацию. Обо всех нюансах заключения такого договора на применение товарного знака будет рассказано в этой статье.

Комментарий к Ст. 1235 ГК РФ

1. Для лицензионных договоров характерны следующие признаки:

— целью лицензионного договора является приобретение лицензиатом прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации для их использования в своей хозяйственной деятельности, а для передачи другим лицам — лишь в пределах, разрешенных лицензиаром (на основании сублицензии), при этом лицензиат должен выступать субъектом хозяйственной деятельности, в рамках которой допускается использование охраняемого объекта;

— по лицензионному договору исключительное право не отчуждается, а предоставляются отдельные правомочия на определенных условиях, в связи с чем в науке зачастую проводят аналогию лицензионного договора и договора аренды ;

———————————
См., например: Александров Е.Б. Особенности гражданско-правового регулирования договора патентной лицензии в Российской Федерации: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 16.

— за лицензиаром сохраняется исключительное право, которое становится «обремененным» лицензионным договором;

— лицензиат становится правообладателем на определенных условиях и в пределах, которые установлены договором, и должником по отношению к лицензиару;

— лицензиат вправе предоставлять приобретенные права другим лицам только с согласия правообладателя, автоматически это право с заключением лицензионного договора не переходит;

— существенными условиями лицензионного договора являются условия о характере передаваемых прав, способах использования, вознаграждении;

— если лицензионным договором прямо не предусмотрена его безвозмездность, но при этом в нем не согласовано условие о размере вознаграждения или о порядке его определения, соответствующий договор считается незаключенным. Вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. В связи с этим лицензиару не может быть отказано в требовании о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства. В случае, когда стороны лицензионного договора согласовали размер вознаграждения в форме процентных отчислений от дохода (выручки) (п. 4 ст. 1286 ГК), а соответствующее использование произведения не осуществлялось, сумма вознаграждения определяется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения (п. 13.6, 13.7 Постановления Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г.);

— по договору исключительной лицензии лицензиат приобретает временную легальную монополию на определенных условиях и в пределах в отличие от приобретателя исключительных прав по договору об отчуждении исключительного права; в этих пределах возникают абсолютные отношения между лицензиатом и другими лицами, в том числе правообладателем (ограниченная легальная монополия).

2. Пункт 3 ст. 1233 ГК РФ закрепляет в числе договоров о распоряжении исключительным правом презумпцию лицензионного договора, если только в нем прямо не указано, что соответствующее право передается приобретателю в полном объеме. Исключение составляют лишь случаи приобретения права на результат интеллектуальной деятельности, специально созданный или создаваемый для включения в сложный объект (см. комментарий к ст. 1240 ГК).

3. Для всех лицензионных договоров в комментируемой статье унифицированы следующие положения:

— существенные (о предмете договора, способах использования) и специальные условия лицензионного договора (о сроке, территории). Лицензионный договор, содержащий условие о сроке его действия, превышающем срок действия исключительного права, считается заключенным на срок, равный сроку действия исключительного права;

— презумпция неисключительного характера лицензии, если иное не предусмотрено договором;

— права, прямо не указанные в лицензионном договоре, считаются не предоставленными лицензиату;

— сохранение прав лицензиата при отчуждении исключительного права;

— отдельные права и обязанности лицензиара и лицензиата, их ответственность, а также некоторые основания и порядок расторжения договора, в частности обязанность лицензиата представлять отчеты, своевременно и в полном объеме выплачивать вознаграждение, защита прав лицензиата, обязанность лицензиара не создавать препятствий в осуществлении прав лицензиата и требовать в одностороннем порядке расторжения договора по основаниям, предусмотренным законом или договором;

— письменная форма лицензионного договора. Согласно п. 2 ст. 1232 ГК РФ в случаях, когда предметом договора являются подлежащие государственной регистрации результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, лицензионный договор подлежит государственной регистрации. Исключения из общего правила о письменной форме лицензионного договора предусмотрены в абз. 1 п. 2 комментируемой статьи и п. 2 ст. 1286 ГК РФ.

Похожие записи:

• Налоги и недвижимость: что изменится для россиян в 2023 году
• Доплаты ветеранам труда в 2023 году в Москве
• Важные нюансы увольнения на испытательном сроке и после его прохождения